在日本開展業務前，為何應先申請商標
― 從台灣善意先使用制度看日本先使用權的高門檻 ―

在日本開展商品或服務時，如果認為「只要我先使用商標就沒問題」，這種想法存在相當大的風險。

日本法上確實存在保護在他人商標申請前已經使用商標者的「先使用權」制度。但是，日本的先使用權並不是只要「先使用」就當然成立。

實務重點：
在日本，必須證明在他人申請商標時，該商標已經作為自己商品或服務的標識，被「需求者廣泛認識」。僅有長期使用、銷售額、店鋪數量或廣告宣傳，並不當然足以成立先使用權。

1. 日本的先使用權

日本商標法第32條第1項規定，即使他人在商標註冊申請前，已經在日本國內、非出於不正競爭目的，針對相同或類似商品、服務使用相同或類似商標，也仍然需要該商標在申請時已經被需求者廣泛認識。

因此，以下事實雖然重要，但未必足夠：

此外，即使先使用權被承認，商標權人也可以要求先使用者附加適當標識，以防止商品或服務來源的混淆。因此，先使用權並不是萬能的防禦手段。

台灣商標法第36條第1項第4款也規定了善意先使用制度。該規定主要是指，在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或類似商標於相同或類似商品、服務者，在原使用範圍內，不受他人商標權效力拘束。

台灣法上的善意先使用也不是無限制的，但與台灣相比，日本法尤其需要注意的是：除了先使用事實外，還必須證明申請時的周知性。

能夠說明日本先使用權並不容易成立的裁判例之一，是大阪地方法院2021年4月26日判決。

該案中，原告擁有「たこ焼工房」的商標權。另一方面，被告自1999年前後起使用「蛸焼工房」標識，並銷售章魚燒等商品。

被告長期使用該標識，並在多個縣開展店鋪經營，年銷售額曾達到十幾億日圓規模。被告還主張來客人數、廣告宣傳、報紙及廣播報導、口碑評價等事實。

但是，法院並未承認被告的先使用權。

法院根據章魚燒這一商品的性質以及店鋪出店形態，審查被告標識是否已被愛知縣及其周邊縣的多數需求者認識。法院綜合考量店鋪數量、商圈、廣告宣傳方式、媒體報導次數、網路評價等因素後，認為不能認定該標識已經被「需求者廣泛認識」。

本判決的重要啟示在於，被告並非小規模經營者。即使存在長期使用、跨縣店鋪經營和相當規模的銷售額，也仍可能無法成立先使用權。

如果在日本未申請商標就使用品牌，可能產生以下風險：

尤其是已經在其他市場使用的品牌，如果未在日本取得商標註冊，並不當然能夠在日本獲得充分保護。

例如餐飲業並不一定只申請第43類即可。若存在外帶商品、加工食品、冷凍食品、調味料、EC銷售等業務規劃，也應考慮第30類等商品類別。

在日本，即使商標使用在先，也不代表先使用權一定成立。日本商標法第32條第1項要求在申請時該商標已被「需求者廣泛認識」，而該要件的舉證並不容易。

與台灣的善意先使用制度相比，日本的先使用抗辯門檻較高。因此，在日本開展業務時，應在品牌公開、銷售開始、展會出展、代理商談判、EC銷售開始之前，先進行商標檢索與申請。

商標申請是預防未來糾紛的成本，也是保護品牌的第一項投資。

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【參考】
日本商標法第32條、台灣商標法第36條第1項第4款
大阪地方法院 2021年4月26日判決（平成31年(ワ)第784號）

本文介紹的「たこ焼工房」事件判決書可從以下連結查看。